Solicitar una patente es un paso importante dentro de la decisión estratégica de cualquier empresa.
No todo es patentable, por supuesto. Una invención solo será patentable si cumple con los tres famosos requisitos:
- Si es novedosa,
- Si es susceptible de aplicación industrial,
- Si se distingue por una actividad inventiva porque no resulta obvia para un experto de la materia.
¿Qué significa cuándo una patente carece de actividad inventiva? Cuando la invención es una combinación de elementos conocidos con resultado predecible.
La Ley de Patentes Española de 1986 en su artículo 8.1 establece que: “Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”.
Cabe destacar que tanto la novedad como actividad inventiva son requisitos objetivos de patentabilidad, pero independientes uno de otro.
¿Quién establece si una patente carece de actividad inventiva?
La evaluación del requisito de “actividad inventiva” (también conocido como “no evidencia”) es llevado a cabo por los examinadores y técnicos de patentes, y en la práctica es uno de los aspectos que pueden llegar a ser más conflictivos.
Esta evaluación, por su propia naturaleza, es más complicada que la de los demás requisitos: se trata de determinar si una invención resulta evidente para un experto en la materia a partir del estado de la técnica en la fecha de presentación de la patente (cuyo objeto es dicha invención).
De aquí extrapolamos que para establecer la actividad inventiva es esencial determinar:
- ¿Quién es el experto en la materia?
- El estado de la técnica
La figura del “experto en la materia” se puede considerar casi exclusiva del requisito de actividad inventiva y su definición es clave en la evaluación del requisito.
En términos generales, el experto en la materia es un especialista experto en el campo del problema técnico planteado por la invención. En ciertos casos no se trata de una sola persona sino de un grupo de personas, por ejemplo un equipo de producción o investigación, para determinados sectores de tecnología muy avanzada.
Para poder evaluar el requisito de actividad inventiva con la mayor objetividad posible, se han desarrollado diversos métodos de evaluación: el “método problema solución” aplicado por la Oficina Europea de Patentes (y también España), los denominados “factores de Graham”, aplicados por la legislación en Estados Unidos y otros desarrollados en directrices de examen y sentencias judiciales de diversos países.
Una patente que carece de actividad inventiva es de hecho un derecho débil, que encontrará dificultades en el camino futuro, a la hora de:
- Buscar eventuales inversores que estén interesados en la tecnología que has desarrollado. Un escaso nivel de actividad inventiva implica una baja calidad y competitividad de la patente, así como su potencial comercial y financiero.
- Plantear una expansión internacional.
- Defenderse de posibles injerencias por partes de terceros en vía judicial o extrajudicial.
La actividad inventiva en el derecho comparado
Por la Ley de patentes actualmente vigente en España (caracterizado por una doble vía de tramitación), siguiendo el procedimiento general de concesión en la práctica se conceden patentes aunque el Informe sobre el Estado de la Técnica revela que la invención carece de novedad o de actividad inventiva.
A este propósito, la nueva Ley de Patentes Española (que entrará en vigor a partir del próximo 1 de Abril 2017) de hecho fomentará patentes más fuertes, puesto que se exigirá superar un examen previo.
Las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP), han sido siempre por lo general más fuertes pues, como las patentes en EEUU, cuentan con un examen previo de novedad y actividad inventiva.
En definitiva y para terminar: si tienes dudas en cómo valorar la actividad inventiva de tu patente, antes o durante el trámite del expediente, el mejor consejo es que este requisito sea valorado por una agencia oficial de patentes y marcas, como especialistas en conseguir derechos fuertes para los titulares, ya sea analizando previamente la existencia del requisito o rebatiendo un posible resultado adverso en el IET o equivalente en la tramitación.
