La licencia de marca supone una interesante opción frente a 2 escenarios comerciales:
- Cuando se tiene interés en comercializar un producto o servicio cuya marca pertenece a otro.
- Cuando se dispone de una marca registrada y se pretende ampliar el mercado.
En consecuencia una de las consultas habituales que se nos plantean como asesores especializados en propiedad industrial es cómo y cuándo deben o pueden licenciarse las marcas registradas.
A continuación mostramos una explicación que pretende dar respuesta a la mayoría de dudas generales que se nos plantean, pero debe quedar claro que para realizar y redactar correctamente un acuerdo de licencia de marca deben considerarse sus peculiaridades y ser analizadas y tratadas por expertos de forma individual.
Mediante una licencia el titular de la marca registrada, o en su defecto quien tenga derecho y/o facultad para licenciarla, autoriza a un tercero su utilización a cambio de una compensación económica en forma de regalías. Esta licencia se materializa mediante un acuerdo entre las partes donde el titular de la marca toma el papel de licenciante y la otra parte de licenciatario. Un acuerdo de licencia puede/debe además oficializarse inscribiéndolo en la oficina donde se haya realizado el registro de la marca objeto de licencia.
Licencia de marca: Características.
Una licencia de marca vendrá enmarcada por las propias características del registro de marca, es decir, por el territorio que contempla, el tiempo que permanezca en vigor (10 años renovables por iguales periodos indefinidamente) y los productos o servicios que identifica.
Cabe destacar que pueden ser objeto de licencia tanto una solicitud de marca como una marca concedida. Esta segunda opción es la más recomendable pues presentar una mayor garantía al haber sido superados todos los requisitos y trámites administrativos.
¿Necesitas licenciar una marca?
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La licencia de una marca puede otorgarse:
- Sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios para los que está registrada (en este caso se habla de licencia global);
- Sobre la totalidad o parte del territorio que contempla.
Además la licencia de marca puede ser:
- Exclusiva: cuando se indica de forma explícita que se autoriza el uso de la marca únicamente a quien se le licencia quien tendrá además legitimación activa para defender el derecho de la marca.
- No exclusiva o simple: cuando el uso se permite o puede permitirse a varios personalidades de forma simultánea incluido el propio titular de la marca.
Según el art. 48.2 de la Ley de Marcas que regula el tema de la licencia, salvo que se especifique en el contrato:
- El licenciatario no podrá ceder la licencia a tarceros, ni podrá conceder sublicencias.
- El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vida del registro.
- La licencia no es exclusiva, es decir: el licenciante podrá conceder otras y usar por sí mismo la marca.
- En el caso de que la licencia sea exclusiva, salvo que se disponga otra cosa, se entiende que el licenciante no podrá utilizar la marca.
Licencia de marca: Franquicia.
Si se tienen en consideración que la principal función de una marca registrada es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores, identificando su origen y calidad y por tanto la reputación de la empresa, al titular de la marca le interesa mantener una relación estrecha con el licenciatario de la marca con el fin de garantizar que se mantengan las normas de calidad y que no se induzca a engaño al consumidor o usuario.
Para tratar este problema y establecer una relación más estrecha entre las partes existen los acuerdos de franquicia. Mediante una franquicia el titular de la marca puede ejercer un mayor control sobre el licenciatario que pasa a ser además concesionario de la franquicia. En consecuencia la empresa cedente suministra sus capacidades técnicas y de gestión y permite utilizar los medios de que dispone y no solo las marcas registradas, también los conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, diseños, decorados, etc. estableciéndose una relación de equipo.
Por ultimo aclarar una confusión habitual que versa sobre la cesión de la marca registrada. Una cesión de marca es diferente a una licencia, pues supone la transferencia de la misma a un tercero.
En términos populares y para que todos nos entendamos la cesión de una marca registrada supone la venta de la marca y la licencia su alquiler.
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Para finalizar, una curiosidad: un expediente de licencia de marca también puede incurrir en un suspenso si no cumple todos los requisitos. En este ejemplo concreto de suspenso de licencia de marca publicado en el BOPI, nos enfrentamos con un caso de licencia de una marca para productos (clases) que no están designados en la misma. Muy importante por tanto entender: no se pueden licenciar productos que no están protegidos por la marca objeto de licencia.
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