Las patentes y marcas no solo son herramientas para proteger la innovación y la identidad comercial; también son activos estratégicos que pueden generar ingresos, facilitar alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocio.
Una forma habitual de rentabilizarlas es a través de la transferencia o licencia de estos derechos. Pero, ¿cómo hacerlo correctamente? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué aspectos legales y estratégicos conviene tener en cuenta?
En este artículo te explicamos qué implica transferir o licenciar una patente o una marca y cuáles son los puntos clave que debes considerar para hacerlo de forma segura y eficaz.
¿Qué es transferir y qué es licenciar?
Antes de entrar en detalle, conviene diferenciar ambos conceptos:
- Transferencia: implica el cambio de titularidad de la patente o marca. Es decir, el titular actual vende el derecho a otra persona o empresa, que pasa a ser la nueva propietaria.
- Licencia: es un acuerdo mediante el cual el titular autoriza a un tercero a usar la patente o la marca bajo ciertas condiciones, sin ceder la propiedad. Es como un «alquiler» de los derechos.
Ambas opciones pueden ser muy valiosas, pero su enfoque legal y estratégico es distinto.
¿Por qué transferir o licenciar una patente o marca?
Los motivos pueden ser variados:
- Generar ingresos sin necesidad de fabricar, producir o explotar directamente.
- Entrar en nuevos mercados o sectores mediante acuerdos con terceros.
- Atraer inversores o socios estratégicos.
- Acelerar la expansión de una marca registrada.
- En el caso de universidades o centros de investigación, fomentar la transferencia de tecnología a empresas.
Ahora bien, tanto si eres titular como si eres el interesado en adquirir o explotar una patente o marca, hay aspectos clave que no puedes pasar por alto.
Aspectos clave al transferir una patente o marca
1. Verifica la titularidad y el estado legal
Antes de transferir cualquier derecho:
- Asegúrate de que el activo esté correctamente registrado y en vigor.
- Revisa si hay cargas, licencias previas, copropiedades o litigios pendientes.
- En el caso de patentes, comprueba que las tasas estén pagadas y no haya riesgo de caducidad.
Esto puede parecer obvio, pero muchos conflictos surgen por una falta de claridad sobre la propiedad legal del activo.
2. Formaliza la transferencia por escrito
Una transferencia debe hacerse mediante contrato escrito, que luego debe ser inscrito en la oficina correspondiente:
- Patentes y marcas españolas: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- Europeas: Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) o la Oficina Europea de Patentes (EPO).
- Internacionales: dependiendo del país, en cada oficina nacional o a través de tratados como el PCT (para patentes) o el Protocolo de Madrid (para marcas).
El contrato debe incluir como mínimo:
- Identificación clara del titular y del adquirente.
- Número de registro de la patente o marca.
- Precio o contraprestación (aunque sea simbólica).
- Fecha de efectividad.
3. Considera los impuestos
La transferencia de estos derechos puede estar sujeta a tributación (por ejemplo, como una ganancia patrimonial o por IVA, si es entre empresas). Es importante contar con asesoramiento fiscal para evitar sorpresas.
Aspectos clave al licenciar una patente o marca
La licencia permite un mayor control y flexibilidad, pero también exige más atención a los detalles. Estos son los puntos que debes tener en cuenta:
1. Define el tipo de licencia
Las licencias pueden ser:
- Exclusivas: solo el licenciatario puede usar el derecho, y el titular no puede otorgar otras licencias ni usarlo él mismo.
- No exclusivas: el titular puede seguir usándolo y dar más licencias.
- Sublicenciables o no sublicenciables: conviene aclarar si el licenciatario puede otorgar licencias a terceros.
Elegir bien el tipo de licencia es clave para proteger tus intereses.
2. Establece el alcance territorial y temporal
Debes especificar:
- En qué países o regiones se puede usar el derecho.
- Durante cuánto tiempo estará vigente la licencia.
- Si la licencia puede renovarse o terminar anticipadamente por determinadas causas.
3. Detalla las condiciones económicas
Las formas más comunes de remuneración son:
- Pago inicial fijo (lump sum).
- Regalías periódicas: un porcentaje sobre las ventas u otra métrica acordada.
- Mínimos garantizados, revisiones anuales o pagos por hitos (por ejemplo, cuando se alcanza una cuota de mercado).
Es importante fijar mecanismos de control: auditorías, informes, penalizaciones por impago, etc.
4. Asegura el uso correcto y la calidad
Especialmente en el caso de las marcas, el titular debe cuidar cómo se utiliza el signo distintivo:
- ¿Se respetará la imagen de marca?
- ¿Quién aprueba los materiales promocionales?
- ¿Qué pasa si el licenciatario daña la reputación de la marca?
También puede establecerse la obligación de explotar activamente la patente o marca, para evitar que quede en desuso.
5. Incluye cláusulas de confidencialidad y propiedad de mejoras
En algunos casos, el licenciatario puede desarrollar mejoras sobre la patente o nuevas versiones de productos. Por eso conviene dejar claro:
- ¿Quién será el propietario de esas mejoras?
- ¿Tendrá el titular acceso a ellas?
- ¿Podrá licenciar a terceros?
Y si se intercambia información sensible, es esencial firmar acuerdos de confidencialidad o NDAs.
Riesgos comunes que debes evitar
Tanto si transfieres como si licencias, evita estos errores frecuentes:
- No registrar los acuerdos en la oficina de patentes o marcas.
- No delimitar claramente los derechos y obligaciones de cada parte.
- No prever qué ocurre en caso de incumplimiento o litigio.
- No establecer mecanismos de control y seguimiento.
- No contar con asesoramiento legal especializado.
Recuerda que estos activos pueden tener un gran valor, pero solo si se gestionan bien.
Transferir o licenciar una patente o una marca es mucho más que un simple trámite: implica decisiones legales, económicas y estratégicas que pueden impactar directamente en tu negocio o investigación. Ya seas investigador, emprendedor, empresa o institución, lo fundamental es:
- Entender bien los derechos que se están negociando.
- Proteger tus intereses mediante contratos bien redactados.
- Cumplir con los requisitos legales de inscripción y control.
Y, sobre todo, buscar asesoramiento especializado como el equipo de Protectia Patentes y Marcas. Un buen acuerdo puede transformar un activo intangible en una fuente real de ingresos, alianzas o crecimiento.
