La Sala de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la División de Anulación de la EUIPO, determinan que la marca colectiva de la UE “MORCILLA DE BURGOS” puede convivir con la IGP “Morcilla de Burgos” (ACCIÓN DE NULIDAD Nº C 48 851)
La marca colectiva figurativa «MORCILLA DE BURGOS» (Nº 12200754) ha sido el eje de un complejo litigio ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La disputa, que enfrentó a la Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos (titular de la marca) contra la Asociación IGP Morcilla de Burgos (solicitante de la nulidad), se centró en dos cruciales motivos de nulidad: la ausencia de carácter distintivo y la supuesta mala fe en el registro.
Este caso, dirimido a través de tres resoluciones clave, establece importantes precedentes sobre la coexistencia de marcas colectivas e indicaciones geográficas colectivas o denominaciones de origen.
El camino hacia la coexistencia entre marcas colectivas e IGP
Fase I: Falta de Distintividad
La controversia se inició formalmente con la solicitud de nulidad presentada por la Asociación IGP Morcilla de Burgos en febrero de 2021. La principal objeción se basaba en el artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE), alegando que el signo estaba compuesto exclusivamente por una indicación que designa la procedencia geográfica y las características del producto, además de carecer de carácter distintivo.
La División de Anulación de la EUIPO, en su resolución del 18 de diciembre de 2023, estimó la solicitud y declaró la marca nula en su totalidad.
- Requisito de mínima distintividad: La División confirmó que, si bien el artículo 74, apartado 2, del RMUE (la «excepción geográfica») permite que las marcas colectivas incluyan indicaciones de procedencia geográfica sin que esto suponga una prohibición absoluta por descriptividad geográfica, esta excepción no exime a la marca del requisito de carácter distintivo mínimo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE.
- Análisis del Signo: Se concluyó que los elementos figurativos de la marca (tipografías y colores diferentes, junto a un trazo abstracto en color rojo) eran «puramente ornamental[es]» y «banal[es]». Por tanto, no lograban desviar la atención del consumidor del significado descriptivo de la expresión «Morcilla de Burgos», impidiendo que la marca cumpliera su función esencial: distinguir los productos de los miembros de la asociación de los de otras empresas.
Fase II: El Recurso y la Reafirmación de la Singularidad Gráfica
El titular de la marca impugnada apeló la decisión, y la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, en su resolución del 29 de octubre de 2024, anuló la decisión anterior.
- En su resolución: La Sala de Recurso discrepó de la conclusión sobre la falta de carácter distintivo. Argumentó que la particular disposición de la expresión «MORCILLA DE BURGOS» —en tres líneas, con diferentes tipografías y colores— sumada a los elementos figurativos distintivos (la línea curva roja y el trazo arremolinado, considerados elementos de fantasía), formaban en su conjunto un «conjunto gráfico denominativo característico y memorable».
- Conclusión sobre Distintividad: La Sala determinó que la marca sí gozaba de la distintividad mínima exigida y no estaba incursa en la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE.
- La Remisión por Mala Fe: Al estimar el recurso por el primer motivo, la Sala ordenó la remisión del asunto a la División de Anulación para que examinara el segundo motivo de nulidad, que no había sido abordado inicialmente: la solicitud de registro con mala fe (Art. 59, apartado 1, letra b) del RMUE).
Fase III: Desestimación de la concurrencia de Mala Fe
El caso retornó a la División de Anulación para resolver si el registro de la marca se había realizado de mala fe, un concepto jurídico que requiere determinar si el titular actuó con una intención deshonesta o contraria a las prácticas leales en el momento de solicitar la marca.
La División de Anulación notificó su decisión final sobre este punto el 13 de octubre de 2025, en la que determinó que no existía mala fe, por los siguientes motivos:
Ausencia de Pruebas de Intención Deshonesta
El titular de la MUE sostuvo que la solicitante de la nulidad (Asociación IGP Morcilla de Burgos) no presentó una línea de argumentos coherente ni pruebas suficientes que permitieran concluir que la Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos hubiera actuado con una actitud deshonesta o en contra de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados en el momento de solicitar la marca.
Principio de Prioridad de Registro
Un argumento fundamental fue la cronología de las solicitudes:
- La Marca de la Unión Europea (MUE) colectiva fue solicitada el 7 de octubre de 2013.
- La Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Morcilla de Burgos» fue presentada ante la Comisión Europea en una fecha posterior, el 21 de noviembre de 2014.
- El titular de la MUE argumentó que, al haber solicitado y registrado la marca con anterioridad a la presentación oficial de la IGP, el registro se realizó de buena fe y no con la intención de obstruir o monopolizar una denominación geográfica ya protegida o en trámite avanzado de protección.
Precedente Nacional de Buena Fe
El titular de la marca aportó documentación de procedimientos de nulidad instados contra una marca nacional española idéntica. Citó una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao (ratificada en apelación) en la que el Tribunal rechazó específicamente la pretensión de mala fe en el registro de la marca, apoyando la postura de la Asociación de Fabricantes.
La mala fe, en el derecho de marcas, requiere probar que el solicitante actuó con una intención deshonesta o contraria a las prácticas leales al registrar el signo. Al no poder demostrarse esta intencionalidad deshonesta, especialmente al existir un acto de prioridad en el tiempo por parte de la MUE sobre la solicitud de la IGP, el argumento de la mala fe fue desestimado en la fase final del litigio.
En consecuencia, el motivo de nulidad por mala fe, basado en el artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE, fue rechazado, y al haberse estimado previamente el recurso de la parte titular de la marca en lo relativo al carácter distintivo, la marca colectiva «MORCILLA DE BURGOS» se mantuvo en el registro de la EUIPO.
La importancia Jurídica del Litigio
El caso de la marca colectiva «MORCILLA DE BURGOS» subraya dos principios fundamentales en el derecho de marcas de la Unión Europea:
- Carácter Distintivo en Marcas Colectivas Geográficas: Se confirma la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (caso HALLOUMI): la excepción que permite a las marcas colectivas referirse a una procedencia geográfica (Art. 74(2) RMUE) no anula la necesidad de que la marca, en su conjunto, posea un carácter distintivo mínimo (Art. 7(1)(b) RMUE). Dicho carácter debe asegurar que el consumidor pueda identificar el origen colectivo de los productos, diferenciándolos de otros en el mercado.
- Autonomía y Examen en Múltiples Instancias: El litigio ejemplifica el sistema autónomo de la MUE, donde las resoluciones nacionales no vinculan directamente a la EUIPO, pero son consideradas como elementos de prueba. Asimismo, destaca la capacidad de las Salas de Recurso para reevaluar la validez de un signo que fue aceptado en primera instancia, en aras del interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1 del RMUE.
