Todo producto de éxito o con potencial de serlo, si no se protege adecuadamente, corre el riesgo de que terceros puedan aprovechar el tirón mediático para obtener beneficios propios.
Pues bien, la producción cinematográfica española “ocho apellidos vascos”, líder de la taquilla durante el primer semestre de 2014, no ha sido ajena a sufrir estas consecuencias.
1. EL CASO:
El día 4 de abril, la productora JOSE FRADE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.A., presenta la solicitud de tres registros de MARCA:
- OCHO APELLIDOS CATALANES Y OCHO APEILLDOS MADRILEÑOS
- OCHO PAELLIDOS MADRILEÑOS
- OCHO APELLIDOS CATALANES.
Esta empresa no es parte del proyecto de realización de OCHO APELLIDOS VASCOS.
Por su parte LAZONA FILMS, S.L, productora junto con Telecinco de la película no tuvo la prevención de solicitar el registro del título del film.
Cosa que realiza A POSTERIORI, (cuatro días después) de las solicitudes de JOSE FRADE PRODUCCIONES.
En la siguiente imagen, se pueden apreciar las solicitudes a las que nos referimos:
2. CONSECUENCIAS:
Como sabéis, si sois lectores asiduos de nuestro blog, el derecho se presume de quién registra antes, da igual que sean cuatro días que 1 hora.
LAZONA FILMS cometió el error de no registrar su marca junto con el lanzamiento de la película, de ahí nuestro consejo siempre de protegerse, que es un mecanismo sencillo y barato de asegurar la propiedad de los derechos legítimos.
Sin embargo, LAZONA no se encuentra totalmente desprotegido. Para evitar este tipo de alusiones, la ley de marcas dispone de otros mecanismos de defensa.
Como las prohibiciones absolutas, los nombres reconocidos por la colectividad y sobre todo los derechos de autor anteriores.
3. PREGUNTAS.
Dicho esto, os lanzamos las siguientes preguntas:
- ¿Os parece infracción de marca, las denominaciones solicitadas por JOSE FRADE PRODUCCIONES? Tened en cuenta que no son “OCHO APELLIDOS VASCOS”.
- ¿Tiene derecho legítimo LAZONA FILMS para tener la propiedad exclusiva sobre los vocablos “OCHO” “APELLIDOS”, para asegurar posibles secuelas de la película?
- Debería denegar la OEPM las marcas de JOSE FRADE la OEPM porque pueden suponer un aprovechamiento ilícito de la película
Nos gustaría que nos dierais vuestra opinión a través de un comentario. En cualquier caso la polémica está servida.
¿QUE OPINAS? Deja un comentario
1.- No hay infracción de marca por parte de Frade como consecuencia de las respectivas fechas de prioridad, salvo que al título de la película se le considere marca notoria no registrada (art. 6.2.d LM), tesis que me parecería de difícil defensa.
2.- Entiendo que Lazona podría registrar OCHO APELLIDOS como marca, pero antes tendría que anular las marcas de Frade.
3.- No veo base legal para la denegación de las marcas de Frade. Solamente, quizás, por la vía de que imitan o transforman una creación protegida por un derecho de autor (art. 9.1.c L.M.), pero el problema es que el título de una obra está protegido por la LPI como parte de la obra, no independientemente. El argumento del «aprovechamiento ilícito» habría que plantearlo con fundamento en el 8.1 LM, lo cual no es viable en este caso porque un título no es una marca y, aun siéndolo, no sería una marca registrada prioritaria.
Estimado Emilio,
Ante todo agradecer tu comentario, que en mi opinión es en todo punto acertado.
De hecho la oposición ya está presentada fundándose en los artículos de la Ley de Marcas:
5.1 f): los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres (que creo que no aplica).
Y el 9.1 c) que habla de vulneración de derechos de autor. (esta podría ser la vía de alegación administrativa viable).
En este último, según lo dispuesto en el art. 10.2 el Real Decreto Legislativo 1/1996 regulador de la Propiedad Intelectual:
2. EI título de una obra, cuando sea original quedara protegido como parte de ella
Forma parte del contenido per se del citado art. 9 de la LM.
Sin embargo, la verdad, es que las marcas de la productora de Frade, NO son idénticas al título de la película.
Estoy de acuerdo contigo en que la OEPM no debería denegar las marcas anteriores, pero ya veremos la resolución, porque el caso es interesante.
Aunque tengo la sensación de que va a ver un acuerdo interpartes.
Aprovecho para animar a todos los lectores a seguir participando.
Un saludo!
Pero tal vez sí podrían anularse por haber sido solicitadas de mala fe.
Si yo fuera funcionario de la OEPM (o juez), primero denegaría las marcas (o las anularía) y luego buscaría la fundamentación jurídica. Tampoco sería una novedad actuar así…
Es una de las consecuencias de no registrar previamente una marca. Surgen problemas que se hubieran evitado con un sencillo trámite.
No es cuestión por tanto de lamentarse sobre algo que debió hacerse y no se hizo.
Ahora bien, si desde el punto de vista del puro Derecho de Marcas la cosa se ha complicado por simple dejación no está tan difícil desde el Derecho de la Competencia.
A mi juicio, además de retorcer un poco la Ley de Marcas por si puede considerarse una marca notoria (acudir como prueba a las múltiples publicaciones, blogs, citas…) la acción constituye en mi opinión un aprovechamiento de la reputación ajena que se contempla en la normativa que rige el Derecho de la Competencia.
Efectivamente con un poco de prevención estratégica y sentido común se habría solucionado el problema.
Estoy de acuerdo con José Luis en que el acto podría ser tildado como un comportamiento desleal de acuerdo a la ley 3/1991.
Artículo 11 Actos de imitación
1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.
2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
Sin embargo, esta vía no es de aplicación en el procedimiento de oposición administrativa, puesto que la Ley de Marcas, sólo menciona la reputación del signo distintivo y lo vincula al ius prohibendi que tiene un titular de un derecho en la exposición de motivos:
En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del «ius prohibendi» a los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese «ius prohibendi» a la utilización de la marca en redes de comunicación telemática; al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter distintivo.
Por lo que esta defensa deberá ser explotada en tribunales, pero no debería ser tenida en cuenta en el trámite administrativo.
Vanesa Valero.
Por mi parte, tengo dudas de que la denominación OCHO APELLIDOS VASCOS haya alcanzado el estatus de marca notoria, tenéis que tener en cuenta que la película se estrenó el 14 de marzo de este año, es decir cuenta apenas con tres meses y medio de divulgación en el mercado.