Hechos:

El pasado 19 de junio de 2012, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resolvió el asunto C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys (más conocido como el caso IP TRANSLATOR). Dicho caso se originó a consecuencia de una petición de decisión prejudicial presentada por la High Court of Justice del Reino Unido, en el que planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«En el contexto de la Directiva 2008/95 […]:

1) ¿Es necesario que los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca sean identificados con un grado concreto de claridad y precisión y, si es así, cuál es ese grado?

2) ¿Es admisible el uso de los términos generales de los títulos de las clases de la Clasificación de [Niza] a efectos de identificar los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca?

3) ¿Es necesario o admisible que el uso de los términos generales de los títulos de las clases de esa Clasificación […] sea interpretado de conformidad con la Comunicación nº 4/03 […]?»

Decisión:

Los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca han de ser identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y a los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada.

El razonamiento del Tribunal de Justicia se basa en la propia definición del concepto de marca, es decir, un signo solicitado siempre en relación con ciertos productos y servicios (para así poder aplicar el principio de especialidad) y proceder a analizar el carácter distintivo o descriptivo del signo.

La consecuencia del principio arriba establecido es que se permite la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza en la identificación de  los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca, siempre y cuando  esa identificación sea suficientemente clara y precisa, de modo tal que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar la amplitud de la protección solicitada. Este elemento es sumamente relevante para determinar la amplitud de la protección solicitada en cuanto a la naturaleza y el número de productos y servicios indicados. Por lo tanto, la necesidad de una descripción clara y precisa es la expresión misma del principio de especialidad.

Así pues, el solicitante de una marca nacional o comunitaria que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza, a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca, debe precisar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios, el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en la clase que quiere designar. Este criterio es de importancia a la hora de analizar la posibilidad de un riesgo de confusión con un registro anterior.

Conclusión:

Sin perjuicio de que la sentencia recientemente analizada aporta varias respuestas en cuanto al uso de los títulos de la Clasificación de Niza, son varias las dudas que aparecen a partir de ella.

Recordemos que la Clasificación de Niza es una ordenación administrativa y como tal debe aportar al sistema marcario un marco claro y seguro, razón por la cual el Tribunal dispone de la necesidad de una descripción clara y precisa de los productos y servicios solicitados.

Por lo tanto, la presente Sentencia supone nuevas obligaciones y cargas para el Solicitante a la hora de clasificar los productos y servicios de real interés para él. Muy seguramente, las Oficinas Europeas van a examinar con mayor detenimiento las descripciones de productos y servicios, lo que conllevará un aumento en el número de acciones oficiales requiriendo la aclaración en las descripciones de productos y servicios, y en consecuencia, el trámite puede dilatarse en el tiempo.

Además, la Sentencia aporta una visión extensiva sobre la consecuencia de reivindicar los títulos de clases de la Clasificación de Niza que se contrapone con los criterios de la práctica de oficinas nacionales, al establecer que, comprendería todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética. Sin embargo, la práctica de varias oficinas nacionales es diferente, al entender que el título de una clase simplemente cubre los productos y servicios específicamente mencionados en él. Si la protección deseada fuera mayor, entonces habrán de ser incluidos expresamente en la especificación.

A la vista de la decisión del Tribunal en el caso C-307/10 – “IP Translator”, la OAMI ha empezado a modificar su práctica  establecida en la Comunicación del Presidente Nº 4/03, en la que se disponía que la descripción de productos y servicios sería “correcta si se utilizan las indicaciones generales o los títulos completos de las clases existentes en la Clasificación del Niza. El uso de dichas indicaciones permite una clasificación y agrupamiento adecuados. La Oficina no se opone al uso de las indicaciones generales y de los títulos de las clases por ser demasiado vagos e imprecisos, en contra de la práctica seguida por algunas Oficinas nacionales de la Unión Europea y de terceros países con respecto a algunos de los títulos de clases e indicaciones generales”.

Tras la Sentencia IP Translator, la OAMI ha desestimado la Comunicación anterior y la ha sustituido por la Comunicación Nº 2/12, del 21 de junio de 2012 (es decir 2 días después de la publicación de esta Sentencia). En ella, se prevé que los solicitantes de marcas comunitarias que deseen utilizar los encabezamientos de las clases para proteger todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la Clasificación de Niza correspondiente a la clase o clases de que se trate deberán adjuntar la siguiente declaración:

Por la presente confirmo que, mediante el uso de los encabezamientos de las clases del Arreglo de Niza en mi lista de productos y servicios, estoy solicitando todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la Clasificación de Niza correspondiente a cada una de las clases en cuestión.

En el caso de que no se adjunte dicha declaración en el momento de presentación de la solicitud, la OAMI considerará que el solicitante está solicitando protección para cada una de las indicaciones generales incluidas en el encabezamiento en sentido literal”.

¿Qué pasa con las marcas ya registradas y solicitadas anteriormente a este cambio de practica? Queda aclarado por la nueva Comunicación del Presidente de la OAMI.

Nueva practica de la OAMI en relación con la indicación de los títulos de la Clasificación
Fecha de solicitud / registro Nueva practica de la OAMI
Marca Comunitaria registrada antes del 21 de junio de 2012 Se considera que la intención del titular de la marca fue cubrir todos los productos y servicios de dicha clase
Marca Comunitaria solicitada antes del 21 de junio de 2012 y todavía sin registrar Se considera que la intención del titular de la marca fue cubrir todos los productos y servicios de dicha clase
Marca Comunitaria solicitada después del 21 de junio de 2012 El solicitante ha de indicar expresamente si su intención es de cubrir todos los productos y servicios de la clase o solo parte y en tal caso, mencionarlos.

Por lo tanto, la Sentencia IP Translator no tiene efectos retroactivos sobre las solicitudes anteriores a día 21 de junio de 2012.

Para armonizar las prácticas en la Unión Europea y ante la importancia de esta sentencia, la OAMI y las Oficinas nacionales se han reunido de urgencia en Alicante, 3 días, para adoptar posturas comunes para afrontar estos cambios. En los próximos meses, veremos los resultados de la puesta en práctica del caso IP Translator.

A la vista de este cambio de práctica, sería recomendable efectuar una auditoria de los portfolios de marcas para determinar en qué medida los signos distintivos están correctamente protegidos y si no es el caso, solicitarlos nuevamente, siguiendo la nueva practica.

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