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¿Puede una razón social oponerse a una marca?

Una consulta recurrente en nuestro día a día como profesionales de la Propiedad Industrial es: ¿puede una razón social oponerse a una marca?. 

Esta consulta nos la realizan generalmente por conflictos de intereses entre razones sociales y solicitudes de marca en España.  En post anteriores ya hemos enmarcado la diferencia entre razón social, marca registrada y nombre comercial en esta ocasión ahondamos un poco más en la vía administrativa y damos respuesta a esta recurrente pregunta de una forma sencilla y clara: 

¿Puede una razón social oponerse a una marca? 

La respuesta se encuentra de forma literal en la Ley de marcas española, y por tanto, es aplicable  a todas las posibles consultas: 

Artículo 9 Otros derechos anteriores 

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: 

Por |20 de febrero, 2015|0 comentarios

Oposición marca comunitaria

 

Esquema de tramitación de una marca en la Unión Europea:

Tras presentar una solicitud de marca comunitaria y superar el examen formal y de motivos absolutos, las solicitudes son publicadas en el Boletín de Marcas Comunitarias. Es una consecuencia del carácter público y contradictorio del procedimiento de registro de marca.

La publicación da a conocer a los posibles interesados en el procedimiento la existencia de la solicitud de marca, permitiéndoles intervenir para defender sus derechos prioritarios. Por lo tanto, estamos en el supuesto de las prohibiciones relativas de denegación de una marca, dirigidas a la consolidación de la libre competencia y la protección de los intereses de los actores en el mercado.

Dicho de otra manera, en el caso que una solicitud de marca comunitaria sea idéntica o similar a un derecho anterior y además, los productos y servicios enfrentados son idénticos o similares, entonces existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor relevante, debiéndose denegar total o parcialmente la solicitud problemática.

Sin embargo, la Oficina Europea de Marcas (OAMI) no deniega de oficio solicitudes de marcas que cumplan estas condiciones acumulativas, sino a petición expresa de terceros interesados, titulares de derechos anteriores. Por lo tanto, es de vital importancia que las marcas estén debidamente vigiladas por un Agente Oficial de la Propiedad Industrial que avise de cualquier solicitud de marca conflictiva.

Dudas frecuentes sobre el proceso de oposición a marcas en España

 

El procedimiento de oposición, da lugar a una serie de preguntas frecuentes a las que tratamos de dar respuesta a continuación.

  • a.     ¿Tengo que acarrear con el gasto de la defensa de mis derechos anteriores?

Sí, como hemos visto el registro de un signo distintivo no presupone la defensa del mismo por parte de la Administración. Es el interesado quien hace valer su derecho.

  • b.     ¿Si no me opongo en el plazo de dos meses desde publicación puedo conseguir la denegación del expediente posteriormente en vía administrativa?

No, el plazo es preclusivo, sólo deja abierta la vía de reclamación judicial. No interponer oposición cierra la posibilidad de acudir a recurso de alzada.

Queda abierta la posibilidad remota de interponer recurso extraordinario de revisión, según lo regulado en la LRJPAC, sin embargo los motivos en los que está puede fundamentarse para ser admitida, son tan tasados que resultan casos realmente excepcionales.

  • c.     ¿Supone la oposición un proceso judicial?

No, estamos todavía en la fase administrativa del expediente.

  • d.     ¿Si la OEPM no me da la razón en su resolución que pasos me quedan?

La resolución se puede recurrir a través del llamado recurso de alzada con el que finaliza la vía administrativa.

Posteriormente frente a esta resolución del recurso de alzada puede acudirse a la vía judicial del Recurso Contencioso Administrativo y si cabe, posteriormente a la Casación.

Proceso de oposición a una solicitud de marca en España

El registro de una marca en España comienza con su solicitud. Esquema de tramitación de una marca en España:

oposición a una solicitud de marca en España

 

Al mes aproximadamente de esta fecha de solicitud la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) publica la misma en el boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Muestra de publicación de solicitudes de marcas en el BOPI:

Con la publicación comienza por tanto un período crítico y esencial de 2 meses tanto para el titular del expediente como para terceros en el que el trabajo de una Agencia Oficial de Patentes y Marcas cobra una importancia excepcional.

En este plazo de 2 meses es obligatorio e inexorable plantear oposición si titulares con derechos anteriores se sienten lesionados.

Hay que hacer notar que la OEPM, en nuestro sistema legal actual no deniega de oficio ningún signo distintivo por rango de parecido con otros anteriores y cede la carga de la defensa de los derechos anteriores a los propios titulares vulnerados.

Sirvan estas notas para describir de forma sencilla y llana las vicisitudes y acciones que debe adoptar el titular anterior que se siente agraviado por una solicitud posterior.

Posibles argumentos en una oposición a solicitud de marca en España

El escrito por el que se hacen valer los derechos previos se llama oposición administrativa y en él se comparan los signos distintivos (el publicado y el/los anterior/es) en un triple plano:

  • Conceptual.
  • Fonético.
  • Grafico y visual

Partiendo siempre de una confrontación en su conjunto se describen las alegaciones por las que se consideran coincidentes o parecidos ambos expedientes, pidiendo en este caso la denegación del signo distintivo posterior.

Todo ello debe fundarse en jurisprudencia pacifica y asentada del Tribunal Supremo y se antecede de un encabezamiento donde se detalla el trámite del expediente impugnado, dirigiéndose el escrito al Director de la OEPM.