Una de las cosas que más suele sorprender a nuestros clientes una vez han superado el trámite de patentar en España y han obtenido la concesión, es el hecho de tener que pasar por una puesta en práctica de su patente o modelo de utilidad, o bien, ofrecer licencias de la misma.

De acuerdo con el artículo 83 de la actual Ley de Patentes española se establece que: para evitar que una patente quede sometida al régimen de licencias obligatorias, será preciso que en el plazo de tres años a partir de la fecha de publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), o de cuatro años a partir de la fecha de solicitud (si este plazo expira antes),  la invención sea puesta en práctica en España, por el titular de la patente  o por persona autorizada, en una escala comercial suficiente para satisfacer la demanda del mercado español y que la explotación no sea interrumpida durante un período superior a tres años.

La venta en España de los productos patentados, o fabricados según el procedimiento  patentado, será considerada como puesta en práctica real en nuestro país aunque la fabricación haya tenido lugar en otro país de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sólo será necesario probar la puesta en práctica si alguien solicita, transcurridos los plazos indicados, una licencia obligatoria, pero si se hubiese presentado en la  Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) un certificado de puesta en práctica en menos de tres años antes de la fecha de solicitud de la licencia obligatoria, se presumirá que la invención está siendo explotada en la forma exigida por la Ley, salvo prueba en contrario aportada por el solicitante de la licencia.

Por tanto, es muy recomendable aportar un certificado de puesta en práctica, no solo para evitar incurrir en licencias obligatorias, también como medida preventiva frente a la posible reclamación de daños y perjuicios a un tercero infractor de nuestro derecho de explotación en exclusiva.

Realizar esta puesta en práctica consiste en realizar una solicitud formal a la delegación autonómica del ministerio de industria, o equivalente, donde se realiza la explotación y coordinar con un ingeniero de dicho ministerio una visita a las instalaciones donde se explota la patente para que certifique que efectivamente se está realizando dicha explotación. Posteriormente el certificado positivo resultante es comunicado a la OEPM quien anota la justificación de la puesta en práctica.

Una Agencia de propiedad industrial, como Protectia patentes y marcas, comunicara con plazo suficiente la puesta en práctica y se encargara de todo el proceso indicando los pasos a seguir, así como la información y documentación necesaria, que en resumen será:

Información Imprescindible:

  • Nombre y dirección del lugar donde se fabrica el objeto de la invención.
  • Nombre, horario de trabajo y número de teléfono (para contacto previo) de la persona con la que contactar el Ingeniero de la delegación de industria u organismo correspondiente en las comunidades autónomas.
  • Fecha aproximada en que sería conveniente la visita del ingeniero.

Documentos necesarios:

  • Fotocopia de facturas o documentos similares que justifiquen la comercialización del producto objeto de la invención.
  • Fotocopia de facturas de adquisición de materias primas, materiales, componentes, partes o piezas sueltas que se incorporen al producto objeto de la invención, en el supuesto de que los mismos sean de uso o consumo ESPECIFICO para su fabricación.
  • Declaración jurada del número de unidades del producto objeto de la invención que se han fabricado y vendido en los últimos doce meses, y de las que se espera vender anualmente, adjuntamos modelo a transcribir a sus impresos.

Si la puesta en práctica debe ser demostrada en la comunidad autónoma de Madrid, además es necesario:

  • Si el objeto de la invención no es fabricado directamente por el titular de la invención: se precisara de copia del contrato suscrito entre el titular de la invención y la empresa fabricante. En caso de que el objeto esté formado por distintas piezas, y su fabricación se lleve a cabo por distintos fabricantes, precisaremos copia de cada uno de los contratos que unan al titular y a cada una de la empresas fabricantes, o sustitutoriamente, facturas con sus correspondientes documentos de pago, que acrediten tales relaciones.
  • Si el objeto de la invención no es comercializado por el titular de la invención: precisaremos copia del contrato suscrito entre el titular y la empresa comercializadora o, sustitutoriamente, facturas con sus correspondientes documentos de pago, que acrediten tales relaciones.

En este caso, la declaración jurada debe realizarla la empresa comercializadora.

Se detallan a continuación las características básicas de cada modelo de licencia.

Licencias de pleno derecho de patentes y modelos de utilidad

Si no se puede o no se desea acreditar la explotación, ni quieren verse obligados a ceder Licencia Obligatorias, la Ley prevé la posibilidad de acogerse al régimen de licencia de pleno derecho, a través del correspondiente ofrecimiento de licencia de pleno derecho. Acogerse a este régimen significa ofrecer a terceros la explotación de la invención, con posibilidad de NEGOCIAR contrapartidas, incluso con la mediación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A partir de la recepción de la notificación de ofrecimiento de licencia de pleno derecho quedarán reducidas a la mitad las tasas anuales de mantenimiento en vigor.

La licencia de explotación se concederá en los términos que se acuerden entre ambas partes. A falta de acuerdo, deberán aceptar las condiciones que establezca la OEPM. El solicitante de la licencia podrá comenzar la explotación una semana después de recibir de la Oficina de Patentes y Marcas la copia de la comunicación enviada al titular de la patente informándole de la solicitud de la licencia.

Licencias obligatorias de patentes y modelos de utilidad

De no acreditar la Puesta en Práctica, la OEPM considerará el expediente incluido en el régimen de licencia obligatoria. Los titulares de registros incluidos en este régimen se ven en la práctica obligación de otorgar Licencia de Explotación de los mismos a cualquier tercero que lo solicite. Podrá concederse entonces una licencia obligatoria si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  1. falta de explotación de la invención, explotación insuficiente o interrupción de la explotación durante un período superior a tres años. Como hemos comentado se presumirá que existe una explotación suficiente si se presenta un certificado de puesta en práctica.
  2. la exportación no satisface la demanda de los mercados extranjeros, en cuyo caso la licencia obligatoria se considera sólo en la medida necesaria para satisfacer las necesidades de exportación;
  3. patentes dependientes, en cuyo caso el titular de una patente que no pueda ser explotada sin infringir los derechos de una patente anterior podrá obtener en cualquier momento una licencia no exclusiva de explotación de esta última, siempre que la invención de la patente posterior corresponda a un sector industrial diferente o represente un perfeccionamiento notable de la invención objeto de la patente anterior. Si ambas invenciones corresponden al mismo sector industrial, el titular de la patente anterior podrá a su vez obtener una licencia para la explotación de la patente posterior. Si la patente anterior se refiere a un compuesto químico o farmacéutica y la patente posterior se refiere a un perfeccionamiento notable de su  procedimiento de fabricación, cada uno de los titulares podrá obtener una licencia obligatoria del otro;
  4. si el gobierno declarase que deben concederse licencias obligatorias por resultar la explotación de la invención altamente importante para la salud pública o para la defensa nacional o  porque una explotación insuficiente de la invención estuviese causando serios daños al desarrollo económico o tecnológico del país. En la práctica se da en rarísimas ocasiones.

Las licencias obligatorias serán siempre licencias no exclusivas y se concederán contra pago de un royalty razonable. Generalmente finalizan en condiciones de explotación desfavorables para el titular de la patente, por la débil posición de negociación en que se encuentra. Sólo se concederá la licencia si el solicitante ha demostrado que está en  condiciones de poner en práctica la invención de forma seria y efectiva.

Conclusión:

Es muy recomendable aportar un certificado de puesta en práctica tanto de patentes como de modelos de utilidad por dos motivos:

  • Evitar incurrir en licencias obligatorias.
  • Como medida preventiva ante futuras reclamaciones judiciales de daños a un infractor del derecho de explotación en exclusiva.
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