Planteamos en estas notas un supuesto que se da en el devenir cotidiano de una Agencia de Propiedad Industrial como Protectia. Indicamos el camino a seguir y nos situamos, en un escenario práctico de la copia de una denominación o logotipo registrados, describiendo las medidas jurídicas aconsejadas a llevar a efecto por el titular del derecho vulnerado.

Destacar que cada caso de supuesta infracción de marca debe ser considerado y tratado de forma independiente analizando sus peculiaridades por lo que la asistencia y asesoramiento de un profesional se hace imprescindible.

¿Qué hacer si me copian la marca? 4 pasos fundamentales

  • Conocer que derechos otorga mi marca:

Recordad que: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34.1 de la Ley 17/2001 de Marcas)

  • Identificar al responsable:

En ocasiones las apariencias engañan. Es preciso cerciorarse dónde radica el comportamiento infractor y tratar de poner “nombre y apellidos”  al responsable.
Será responsable quién utilice en el mercado:

  1. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
  2. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
  3. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

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Este uso de marca en el mercado comprende:

  • Poner el signo en los productos o en su presentación.
  • Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
  • Importar o exportar los productos con el signo.
  • Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
  • Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
  • Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Recordad también que las marcas se protegen para una o varias clases del Nomenclátor Internacional, que equivalen a actividades empresariales, es en estás dónde se podrá actuar contra la infracción.

Y de forma acumulativa siempre que no trate de un caso de agotamiento del derecho de marca (reventa del producto).

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  • Requerimiento al responsable:

Centrado el objeto del derecho y definido el comportamiento infractor. Es necesario actuar.

La primera de las medidas supone el envío de una comunicación al responsable por medio fehaciente, para esto puede utilizarse:

  • El burofax de Correos.
  • Los medios telemáticos que otorgan fe del envío.

El contenido del comunicado deberá adaptarse a la particularidad de la infracción, pero al menos deberá contener:

  • Prueba de la infracción.
  • Derecho que nos ampara.
  • Las peticiones a la otra parte de cesación, destrucción de del material infractor, entrega de los dominios, etc.

El documento extrajudicial puede también incorporar la petición de una indemnización por el daño emergente y/o lucro cesante causado. Pero recordad que la única autoridad legitimada para imponer de manera coercitiva compensaciones es la autoridad judicial.

El requerimiento a la parte contraria cumple varias funcionalidades:

  1. Determina la fecha de manera fehaciente desde la que el responsable deja de contar con la presunción de buena fe.
  2. Determina la fecha desde la que se establece la cuantía consecuencia de la infracción.
  3. Paraliza el plazo de caducidad de acciones judiciales.
  4. Fija en ocasiones el contenido de la futura reclamación judicial.
  5. Marca el plazo para pedir unas posibles medidas cautelares.
  6.    Marca el período para iniciar una demanda.
  7. Y se trata de un medio para resolver la vulneración del derecho de marca entre partes sin recurrir a la vía judicial.

Por todo esto, el requerimiento es pieza FUNDAMENTAL ante una copia de marca, por lo que es esencial plantearlo de manera estructurada, fundamentada y previsora de posibles acciones futuras.

Como ya adelantábamos el ser un paso nada banal, en Protectia os recomendamos siempre acudir a un profesional de la propiedad industrial antes de mandar una comunicación que cercene las posibles reclamaciones futuras frente al infractor.

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  • Demanda por infracción de marca:

De no resultar satisfactoria la medida del requerimiento, cabe acudir a los Tribunales de Justicia para reivindicar nuestro derecho a través del procedimiento civil o penal dependiendo del caso.

No hay que temer recurrir a la vía judicial, porque la expresión “tengas pleitos y los ganes”, es un mito.

Se trata sólo de valorar la necesidad de escoger este camino para resolver el problema.

En resumen, frente a una infracción de una marca registrada no hay caer en el desánimo y la autoconvicción de que la inversión no ha servido para nada, el Ordenamiento Jurídico nacional e internacional pone a nuestro alcance mecanismos suficientes para hacerlo valer y obtener la satisfacción adecuada, castigando al responsable.

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