A diferencia de la protección a través de una patente, una marca puede ser renovada por sucesivos periodos de 10 años, de manera indefinida. Sin embargo, no todas las marcas registradas son efectivamente usadas por razones diversas.

Obligación de uso de marca registrada en España: ¿Por qué se está obligado al uso de la marca registrada?

La protección otorgada por la marca tiene su razón de ser si la marca cumple su función esencial, es decir identificar y diferenciar los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Por lo tanto, es necesario su uso en el mercado, de lo contrario se establecería un monopolio impropio sobre una marca registrada.

Además, la obligación de uso responde a una necesidad práctica para evitar registros defensivos, aligerando así el registro de marcas no usadas, con el fin de acercarse a la realidad del tráfico económico.

La Ley Española de Marca dispone que el uso de la marca es un requisito de mantenimiento de la protección. Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no las cancela por falta de uso, a la hora de renovarlas. Un tercero ha de iniciar acciones judiciales de caducidad si no se usa la marca registrada, durante un período ininterrumpido de 5 años.

Este uso no debe ser simbólico ya que ha de ser real y efectivo, lo que exige que la utilización del signo en cuestión sea conforme a su función esencial, identificar, diferenciar y comercializar productos o servicios en el mercado.

Para determinar si el uso es relevante debe valorarse caso por caso, las circunstancias particulares del mercado concreto de los productos y/o servicios.

En el caso de una marca registrada en España, el uso efectivo y real del distintivo debe tener lugar en el territorio español, de conformidad con el principio de territorialidad que rige en derecho marcario. El uso de la marca en una parte del territorio español (incluso en una parte reducida del territorio) será válido en la medida en que el titular de la marca demuestra que satisface la demanda de productos y servicios que la marca identifica.

Obligación de uso de marca registrada en España: Pruebas de uso de marca registrada en España

Los medios de prueba generalmente aceptados son las facturas de venta o por prestación del servicio, certificaciones sobre los beneficios alcanzados por el titular con la comercialización del producto o prestación del servicio, catálogos o documentos publicitarios, encuestas, declaraciones de distribuidores o comerciantes del sector. Las pruebas deberán ser valoradas en su conjunto para determinar el uso real y efectivo de la marca.

Si no se usa efectivamente la marca para algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado, la marca queda caducada parcialmente para los productos y servicios inutilizados y se mantendrá el registro para los productos y servicios efectivamente usados.

La ley reconoce causas justificativas de la falta de uso de la marca que han de ser independientes de la voluntad de su titular (ejemplos: restricciones a la importación, autorización administrativa previa para la puesta en el mercado de un producto farmacéutico).

Por lo tanto, el uso de una marca es una condición necesaria para evitar acciones de terceros en vista de solicitar su caducidad.

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