Canadá es una de las mayores economías mundiales. El mercado canadiense cuenta con 35 millones de habitantes y una población con un poder adquisitivo alto. Su segundo socio comercial, después de Estados Unidos, es la Unión Europea y por ende, no debe ser descartado por los empresarios.

En este post, hablaremos de las particularidades del sistema marcario canadiense.

Canadá no es parte del Protocolo de Madrid (OMPI) que facilita la gestión y registro de marcas a nivel mundial. Por lo tanto, para hacer efectiva la protección de marcas en Canadá, es necesario solicitar directamente la protección ante la Oficina Canadiense de Marcas.

El primer trabajo de un asesor oficial de propiedad industrial es determinar la viabilidad de una marca. En Protectia – Agencia oficial de patentes y marcas realizamos esta primera valoración de forma gratuita. Este análisis previo es recomendable ya que se pueden detectar y evaluar los posibles antecedentes. La localización y evaluación de estos antecedentes es vital para evitar una inversión innecesaria. En ocasiones, cuando para las denominaciones sugeridas existen varios antecedentes hacemos una investigación más profunda que implica un pequeño coste para evaluar alternativas de registro. 

En segundo lugar, si la viabilidad de la marca es positiva, tendremos que clasificar la marca. Aquí tenemos que indicar que Canadá no se rige por la clasificación de Niza (Nota #). Por lo tanto, no es necesario indicar el número de las clases y los productos y servicios deseados. Simplemente, se requiere enumerar claramente los productos y servicios. La propia oficina tiene un listado no exhaustivo de términos aceptables pero formalmente no se menciona cuales son las clases.

(Nota #: Canadá adopto la clasificación de Niza tras el plan de acción económico de 2014 Act, No. 1, que entre otras cosas, modifico profundamente su derecho marcario. Mas información en Nueva Ley de Marcas en Canadá )

En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que la marca a registrar debe estar ya siendo usada en Canadá o al menos debe existir una intención de usarla. Por lo tanto, es importante indicar en la solicitud de marca la fecha exacta en que se inicio el uso del signo solicitado o bien la fecha futura de primer uso en Canadá.

Otra opción es basar la solicitud en un registro anterior, por ejemplo en el país de origen del solicitante.

Esta fecha de primer uso es muy relevante en caso de conflicto con un tercero para así determinar quien dispone de derechos anteriores. Esto es un rasgo propio de un país de common law donde el derecho de marca se adquiere tanto por el uso como por el registro.

Como registrar marcas en Canadá: Tramitación

Una vez solventado estos puntos y presentada la solicitud de marca, el Examinador realiza un examen formal y de fondo. Es decir que, de oficio, una solicitud puede ser denegada por la existencia de un registro anterior que produzca confusión en la mente del consumidor.

Como registrar marcas en Canadá

Además, una vez la marca ha sido publicada, se abre un periodo de 2 meses, para posibles oposiciones. Aquí la fecha de primer uso es de suma importancia ya que un tercero puede atacar la solicitud por el hecho que exista una diferencia entre la fecha indicada en la solicitud y la fecha real de primer uso. Lo que conllevaría la denegación de la solicitud.

El tiempo medio de esta tramitación desde su solicitud hasta su concesión es de 15-20 meses si no se presentan oposiciones, mientras que tarda 3 años en caso de oposición de terceros o suspensos de oficio.

Una vez que la solicitud ha superado el examen formal, la publicación y que no ha recibido oposición, entonces será aceptada a registro.

En ese momento, se pagan las tasas finales de concesión. En caso de basar la solicitud en una intención de uso, previo al pago de las tasas de concesión, es imprescindible presentar una declaración de uso.

Cabe indicar aquí que la marca queda finalmente registrada para un periodo de 15 años, una particularidad poco frecuente ya que el periodo de protección suele ser de 10 años.

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